長沙專利申請中心最新報道淺談“用于提供有效不連續(xù)通信的方法和設(shè)備” 發(fā)明專利權(quán)無效宣告請求案
【案情介紹】
涉案專利名稱為“用于提供有效不連續(xù)通信的方法和設(shè)備”(專利號:ZL200880008630.6),專利權(quán)人為諾基亞技術(shù)有限公司,無效宣告請求人為OPPO廣東移動通信有限公司。
2021年起,專利權(quán)人在多個國家和地區(qū)對無效宣告請求人發(fā)起了專利侵權(quán)訴訟并申請禁令。與之對應(yīng),無效宣告請求人對專利權(quán)人的相關(guān)專利權(quán)亦提起多件無效宣告請求,本案即為其中之一。
本案審理的重點是,在判斷涉案專利的優(yōu)先權(quán)是否成立時,對于優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明的認(rèn)定。經(jīng)審理,國家知識產(chǎn)權(quán)局作出第54441號無效宣告請求審查決定,在專利權(quán)人提交的修改文本的基礎(chǔ)上維持專利權(quán)有效。
【典型意義】
優(yōu)先權(quán)是《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》中的一項基本原則。近年來,對于優(yōu)先權(quán)是否成立的判斷已成為審查中的熱點問題。本案涉及在對優(yōu)先權(quán)進(jìn)行核實時,對權(quán)利主體一致性的判斷。
本案在審理時詳細(xì)梳理了審查實踐對于PCT國際專利申請優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明的提交要求,并在此基礎(chǔ)上,重點考慮了職務(wù)發(fā)明專利的特殊性,對無效階段專利權(quán)人提交的優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓聲明的效力予以認(rèn)定。本案不僅詮釋了在現(xiàn)行法律框架下,該如何考量對程序瑕疵的處理方式,同時也提示創(chuàng)新主體,在享有優(yōu)先權(quán)惠益的同時,應(yīng)依法辦理必要的手續(xù)流程,避免造成權(quán)益的損失。
【十大案件】“用于提供有效不連續(xù)通信的方法和設(shè)備”發(fā)明專利權(quán)
無效宣告請求案
優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓的證明與認(rèn)定
優(yōu)先權(quán)是《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》中的一項基本原則，近年來，隨著知識產(chǎn)權(quán)事業(yè)的發(fā)展和專利申請量的增長，申請人對于要求優(yōu)先權(quán)更加重視，要求優(yōu)先權(quán)的情況也明顯增多，判斷優(yōu)先權(quán)是否成立已成為專利審查過程中的熱點、難點問題。在以往的案件中，對于優(yōu)先權(quán)的核實，更多的是針對其是否滿足相同主題的判斷，而本文藉由一起專利權(quán)無效宣告請求案，探析對于優(yōu)先權(quán)權(quán)利主體的認(rèn)定，具體來說，是涉及對PCT國際專利申請在審查階段若沒有提交適格的優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件是否會導(dǎo)致優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓無效的判斷。
案情概述
涉案發(fā)明專利的名稱為“用于提供有效不連續(xù)通信的方法和設(shè)備”（專利號：ZL200880008630.6），專利權(quán)人為諾基亞技術(shù)有限公司（下稱專利權(quán)人），無效宣告請求人為OPPO廣東移動通信有限公司（下稱請求人）。
請求人使用兩篇對比文件分別作為現(xiàn)有技術(shù)評價涉案專利的新穎性。經(jīng)合議組初步判斷，上述兩篇對比文件披露的技術(shù)內(nèi)容與涉案專利權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案相似度較高。而涉案專利要求最早優(yōu)先權(quán)日（US60/888514，下稱在先申請）為2007年2月6日，上述對比文件的公開日均晚于涉案專利的最早優(yōu)先權(quán)日，但早于涉案專利的申請日。所以，涉案專利優(yōu)先權(quán)是否成立對該案的結(jié)論至關(guān)重要。
在以不具備新穎性為由提出專利權(quán)無效宣告請求的同時，請求人亦主張涉案專利不應(yīng)享有在先申請的優(yōu)先權(quán)，并提交多份證據(jù)，上述證據(jù)能夠證明：在先申請的申請人為T.K等5人；涉案專利在PCT國際專利申請階段的申請人為諾基亞公司以及T.K等5人，要求了在先申請的優(yōu)先權(quán)，但未按照相關(guān)規(guī)定在PCT國際專利申請請求書或優(yōu)先權(quán)聲明中提供優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明；在進(jìn)入中國國家階段時，以諾基亞公司作為申請人，也未提交相應(yīng)的優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件；同時，美國專利商標(biāo)局系統(tǒng)中也未查詢到在先申請的轉(zhuǎn)讓信息。
請求人認(rèn)為，根據(jù)我國專利法實施細(xì)則第三十一條的規(guī)定，要求優(yōu)先權(quán)的申請人的姓名或名稱與在先申請文件副本中記載的申請人姓名或者名稱不一致的，應(yīng)當(dāng)提交優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓文件，未提交該證明材料的，視為未要求優(yōu)先權(quán)。并且，《專利審查指南》第一部分第一章6.2.1.4也指出：申請人完全不一致，且在先申請的申請人將優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓給在后申請的申請人的，應(yīng)當(dāng)在提出在后申請之日起3個月內(nèi)提交由在先申請的全體申請人簽字或者蓋章的優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件。涉案專利的專利權(quán)人為諾基亞技術(shù)有限公司，而其在先申請的申請人為T.K等5人，兩者完全不一致，且專利權(quán)人在申請的整個過程中始終未提交優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明，因此涉案專利不應(yīng)享有優(yōu)先權(quán)。
專利權(quán)人隨即提交一份經(jīng)過公證認(rèn)證的聲明（下稱聲明）。聲明由在先申請全體申請人于2021年9月8日簽署，證明在先申請已轉(zhuǎn)讓給諾基亞公司。聲明具體內(nèi)容為：我/我們（簽名者），作為諾基亞公司或其關(guān)聯(lián)方的員工，特此聲明在提交美國申請（US12/027061）之前，已經(jīng)根據(jù)諾基亞公司關(guān)于職務(wù)發(fā)明的規(guī)定，將該美國申請及該美國申請的優(yōu)先權(quán)申請（涉案專利在先申請）的所有權(quán)益一并轉(zhuǎn)讓給諾基亞公司。
專利權(quán)人認(rèn)為，該聲明明確在先申請的權(quán)利已自始讓渡，涉案專利可以享有優(yōu)先權(quán)。請求人則堅持認(rèn)為，優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓聲明是后補(bǔ)的，無法證明涉案專利優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)事實，涉案專利不應(yīng)享有該優(yōu)先權(quán)。
經(jīng)審理，國家知識產(chǎn)權(quán)局于2022年2月25日做出第54441號無效宣告請求審查決定，在專利權(quán)人提交的修改文本的基礎(chǔ)上維持專利權(quán)有效。
案件分析
在無效宣告請求程序之前，涉案專利經(jīng)過了初步審查和實質(zhì)審查，但在上述審查過程中，申請人并未因其發(fā)生過變更而要求提交優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明，為何會出現(xiàn)這種情況？這需要理順審查過程中的相關(guān)規(guī)定。
?。ㄒ唬┏醪綄彶橄嚓P(guān)規(guī)定
首先，涉及進(jìn)入中國國家階段的國際申請的初步審查和事務(wù)處理中有關(guān)要求優(yōu)先權(quán)的規(guī)定：
在《專利審查指南》第三部分第一章第5.2節(jié)指出，“申請人在國際階段要求了一項或多項優(yōu)先權(quán)，進(jìn)入國家階段時該優(yōu)先權(quán)要求繼續(xù)有效的，視為已經(jīng)依照專利法第三十條的規(guī)定提出了書面聲明。申請人應(yīng)當(dāng)在進(jìn)入聲明準(zhǔn)確寫明在先申請的申請日、申請?zhí)柡驮芾頇C(jī)構(gòu)名稱（與國際公布文本扉頁記載一致）。
還有，專利局審查員認(rèn)為有必要核查在先申請文件副本的，應(yīng)當(dāng)請求國際局傳送該申請的在先申請文件副本。例如，國際檢索報告中相關(guān)文件一欄內(nèi)標(biāo)明PX、PY等類文件的，或者國際檢索單位審查員沒有檢索到，但是專利局負(fù)責(zé)實質(zhì)審查的審查員在補(bǔ)充檢索中檢索到PX、PY等類文件的。
再者，涉及發(fā)明專利的初步審查中有關(guān)要求外國優(yōu)先權(quán)的規(guī)定：《專利審查指南》第一部分第一章第6.2節(jié)指出，“申請人要求外國優(yōu)先權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在提出專利申請的同時在請求書中聲明；……應(yīng)當(dāng)寫明在先申請的申請日、申請?zhí)?、原受理機(jī)構(gòu)名稱……”
涉案專利在國際階段要求了優(yōu)先權(quán)，進(jìn)入國家階段時該優(yōu)先權(quán)要求繼續(xù)有效，視為已經(jīng)依照專利法第三十條的規(guī)定提出了書面聲明；也準(zhǔn)確寫明在先申請的申請日、申請?zhí)柡驮芾頇C(jī)構(gòu)名稱，內(nèi)容與國際公布文本扉頁記載一致。觀其國際檢索報告，其中僅包括Y、E、A類文件，并無PX、PY等類文件。
因此，依據(jù)上述規(guī)定，初審審查員不需要核查涉案專利的在先申請文件副本。
（二）實質(zhì)審查相關(guān)規(guī)定
實質(zhì)審查階段對于要求外國優(yōu)先權(quán)的規(guī)定：《專利審查指南》第二部分第八章3.2節(jié)指出，審查員應(yīng)當(dāng)查對申請文檔中是否有要求優(yōu)先權(quán)聲明以及在先申請文件副本。并且，《專利審查指南》第二部分第八章4.6節(jié)指出，審查員應(yīng)當(dāng)在檢索后確定是否需要核實優(yōu)先權(quán)。當(dāng)檢索得到的對比文件構(gòu)成PX或PY類文件，或存在PE類文件，就需要核實優(yōu)先權(quán)。
對照該案，在初審階段其優(yōu)先權(quán)聲明已經(jīng)視為提出，并且其國際檢索報告以及實審過程中的兩次檢索報告均未出現(xiàn)P類文件。
因此，依據(jù)上述規(guī)定，實質(zhì)審查員亦不需要核查涉案專利的在先申請文件副本。
?。ㄈo效宣告請求階段
鑒于專利權(quán)人與在先申請申請人（T.K等）不同，請求人對涉案專利能否享有優(yōu)先權(quán)提出了質(zhì)疑，且如證據(jù)所示，專利權(quán)人在無效階段之前也未提交任何與優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的證明文件，并未盡到證明義務(wù)。
如上文所述，該案的專利權(quán)人在主動提交優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明的程序上確實存在瑕疵，但根據(jù)《專利審查指南》的相關(guān)規(guī)定，在初步審查和實質(zhì)審查過程中，也并不需要申請人提交優(yōu)先權(quán)的相關(guān)文件。而且，對于該案而言，如果判定涉案專利不能享有優(yōu)先權(quán)，則很可能會導(dǎo)致其專利權(quán)被宣告無效。因此，在現(xiàn)行法律框架下，基于目前的審查實踐，合議組需要考量上述程序瑕疵和專利權(quán)喪失之間的平衡。
?。ㄋ模﹥?yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明的認(rèn)定
對于專利權(quán)人在無效階段所提交的聲明，合議組從以下幾個方面進(jìn)行考量。
首先，對聲明形式和內(nèi)容的考量。聲明中涉案人員齊備，由在先申請的全體申請人作出。并且，聲明內(nèi)容完善：明確在先申請全體申請人屬受讓公司（即諾基亞公司）的員工或關(guān)聯(lián)方員工，公司職務(wù)發(fā)明規(guī)定已限制權(quán)利歸屬；明確權(quán)利轉(zhuǎn)讓的時間是在PCT國際專利申請之前。
其次，對受讓方的考量。由發(fā)明人進(jìn)行申請，是美國臨時申請的特殊要求，諾基亞公司擁有的專利數(shù)量巨大，且其作為企業(yè)制度完備的大公司，對于職務(wù)發(fā)明應(yīng)當(dāng)具備詳盡的規(guī)定。
因此，盡管上述聲明是后補(bǔ)的，但其表明全體申請人“在提交美國申請之前，已經(jīng)根據(jù)諾基亞公司關(guān)于職務(wù)發(fā)明的規(guī)定，將該美國申請及該美國申請的優(yōu)先權(quán)申請的所有權(quán)益一并轉(zhuǎn)讓給諾基亞公司”，明確PCT國際專利申請之前的權(quán)利歸屬。即其可以證實在先申請的優(yōu)先權(quán)已轉(zhuǎn)讓給了諾基亞公司。2016年，申請人由諾基亞公司變更為諾基亞技術(shù)有限公司，經(jīng)過權(quán)利繼受，因此涉案專利可以享有該優(yōu)先權(quán)。
案件啟示
該案焦點問題是關(guān)于優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明的認(rèn)定，其根源在于中美專利制度的差異，在先申請作為美國臨時申請，依據(jù)美國法律的規(guī)定，只能由發(fā)明人作為申請人提交。
縱觀PCT國際專利申請和進(jìn)入中國國家階段的審查規(guī)定，始終本著信任和鼓勵創(chuàng)新主體的原則，默認(rèn)優(yōu)先權(quán)均成立，對證明文件的要求也相對寬松。
該案從在先申請到專利權(quán)無效宣告請求歷時15年，在PCT國際專利申請、進(jìn)入中國國家階段、實審階段等多個時間節(jié)點上，都發(fā)生過申請人的變更，但申請人均未提交優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)文件，在涉案專利被提起專利權(quán)無效宣告請求后，專利權(quán)人方才提交轉(zhuǎn)讓聲明。雖然在該案中，合議組最終認(rèn)可了專利權(quán)人提交的證明文件，但這得益于上述聲明人員齊備、內(nèi)容完善、時間明晰、諾基亞公司職務(wù)發(fā)明制度完備的共同作用，可這一情形并非放之四海而皆準(zhǔn)。
對于該案這種時間跨度大且涉及人員較多的案子，易生變數(shù)，可能妨礙優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明被認(rèn)可、采信的因素較多。因此，在此提醒廣大創(chuàng)新主體，在享有優(yōu)先權(quán)惠益的同時，注意對自身權(quán)益的維持和維護(hù)，依法履行必要的義務(wù)、及時完善相關(guān)的手續(xù)。
